合同作为华盛顿州政府对于知识权传播的审核
当法庭没有正确地进行著作权分析时,相关的法律就难以适用,这些情况通常被称为“提供想法”的案例,在这些案例中,如果满足以下三个条件,法庭通常会适用合同法来保护知识产权利益:
• 存在争议的想法必须是“新颖和切实可行的”;
• 当事人之间必须就想法的移交达成明示或默示的合同;
• 受让人实际使用了这个想法。
于1944年判决的Yadkoe v. Fields一案是对于提供想法的进一步阐述。(本案中)原告创作了一些短剧和戏剧剧本,提交给喜剧演员W.C. Fields参考。之后,Fields将一部分的材料用于了电影拍摄并用于其若干个广播节目。陪审团支持了原告诉求并基于(被告)所使用的材料支持了原告请求的赔偿。该诉讼基于“默示合同”达成了最后的结果,但在上诉过程中,法庭认为这实际上是一个“明示合同”案件,因为在Fields先生写给原告的感谢信中他表示如果材料有利用价值,则他愿意支付对价。法庭在庭审过程中将原告的“想法”视为其“财产”,正如这是一个著作权的案件一样。(严格来说,法庭应当原告的权利视为著作权因为它以书面形式加以明确了。)
最终,上诉法院认可了陪审团支持原告的决定。尽管法庭混淆了它所适用的理论,但至少它合理地指出作为明示合同标的的“想法”应当加以保护。这一案件为20世纪50年代的司法实践奠定了基础,在此期间加州最高法院开始采用想法保护理论,至今仍是适用最广的理论。在任何合同或准合同审核的案件中,法院都会采用以上阐述的三个要件承认作为合同法标的想法的基础。因此,所有一般合同所要求的(合意、对价、法律标的、具有民事行为能力的当事人等)都需要在庭审过程中证明,以便法庭可基于合同法承认著作权权益。
在华盛顿州,提供想法的理论不适用于想法不足以形成有形产物的情况。实际上,在“公共版权”(非盈利版权)的运动中,特别是互联网服务提供者及其电子游戏领域,人们主张重新回到较为明确的标准,即在没有承认的著作权之前,不承认任何形式的权益。著作权法案并不保护思想观点;它只保护想法得以明确表达的情况。从另一个角度说,想法“就像空气一样自由”,除非在一些特定的为法律所承认的关系中,它并不受保护。这条规则的在适用具有一定难度;想法何时终止,其表现形式何时开始,这一点通常难以界定。和加州不一样的是,华盛顿州并没有像Fields案这样的司法先例承认递交想法过程中的法律权利。只有涉及到著作权的材料才会在华盛顿州判例法体系中予以考量。
在实践中,一旦著作权得以证明,诉讼的决定性因素是(著作)相似性的程度具有多大的说服力。一个成功的著作权案例要求相似性程度极高,以说服陪审团原告的所有创作或者至少其中很大一部分被抄袭了。即便(有些情况中)相似性在量上并不多,但诉讼仍可以基于相似性在质上具有举足轻重的地位加以充分的合同对价而胜诉。从概念上说,单一的实质性的相似点可以导致默示合同的违约,虽然在这种情况下陪审团可能只会支持适度的赔偿。自然而然的,法庭会基于双方当事人的关系适用该理论。
虽然著作权领域是想法递交案件的“枯井”,但这些案件在发明领域十分活跃。
想象一下这样一个场景:发明家Mike对于提高司机们的驾驶体验有一个十分好的想法,他想在方向盘上加入一个功能以帮助感知司机的警觉程度。当方向盘感知司机没有集中注意时,警示灯会自动亮起,建议司机靠边停车。Mike想到了一个能实现这一功能的装置,但是他完全不知道如何建立雏形,在没有专业工程师的帮助下,他甚至不知道如何为这个装置画草图。因此,他将这个想法告诉了他的朋友,Charlie,一个受雇于优秀汽车加工企业的高级工程师。Mike认为他应该告诉Charlie关于这个设备并亲耳听到“行家”告诉他他的想法有多棒。(在这种情况下)什么能阻止Charlie在听到Mike描述后根据自己丰富的经验画出设计图,并将其作为自己的成果在市场上加以推广?答案不是知识产权法,因为想法还不受保护。如果还存在任何可以保护想法的基本原则,那便是合同法。
需要注意的是,合同有可能是明示的或者默示的。默示的合同存在于当事人从未明确地就知识产权财产的移交达成协议,但实际情况显示存在某种非正式协议。因此,在上述的案例中,如果Mike告诉Charlie他的想法以及如何制作它,则法院可以推断出Mike和Charlie之间存在分享盈利的默示合同,即便Mike难以证明合同的实际存在。在华盛顿州的法院,Mike很有可能需要证明存在比上述举例更加具体的协议。根据专利法,只有在Charlie将(Mike的)想法用于解决Mike向他所提出的实际问题时,专利法保护才能够适用。在没有合同或准合同证明Mike所分享的内容是合伙或合资的基础的情况下,华盛顿州法院会一致支持Charlie。通常地,如果一个人在发明者同意的情况下使用他的发明,并且发明者对收到对价有合理期待,那么法院会推断二人之间存在默示合同。见United States v. Palmer, 128 U.S. 262 (1888)。
1. 华盛顿州承认侵占知识产权为侵权
同样地,法院也会采用侵权法中的“侵占”来要求履行不受知识产权法保护的知识产权权益。盗用侵权发生在一方当事人创造了为另一方当事人用于商业用途的工作成果(通常是信息)并且满足以下要素时:
• 信息是由“被害”一方当事人以其花费收集的;
• 信息具有时效性;
• 另一方当事人使用该信息构成了“搭便车”;
• 使用信息的一方与创造工作成果或服务的一方构成了直接的竞争;
• 另一方当事人“搭便车”的行为减少了其在最一开始获取信息的动机。
特别是在华盛顿州内,当想法作为物品但不足以上升到受联邦知识产权法保护时,就没有支撑有效合同的对价。这个观点可拓展至联邦第九巡回法院上诉法院的案例,该案中法院拒绝执行混合的知识产权协议——即涉及到专利权、商业机密及其他知识产权的协议——这份协议中规定了专利过期后仍需就这一系列的权利缴纳专利使用费。法院在Kimble v. Marvel Enterprises Inc., No. 11-15605 (9th Cir. July 16, 2013)中发现自己受最高院在Brullote v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)中判决的约束,即在专利权过期后依旧收取专利权使用费的行为是“当然违法的”。第九巡回法院像其他法院一样批判了Brullote一案,认为将Brullote的规则适用于混合协议将使得协议的价值少于双方在订立合同时对合同价值的估计。在合同中缺少“专利权使用费会因为专利权的消失而有所减少”(这样的条款时),即便“专利权的作用逐渐减少”,第九巡回法院感到自己被强制阻止继续收取专利权使用费的权利。
最高院在Brullote一案中判决在专利权过期后依旧收取使用费的行为是违法的,将专利垄断结束后收取使用费的行为视为不被允许的。最高院否认了有关将(专利权)过期使用费视为过期前收取费用的延续,法院拒绝推断双方的真实意愿,以及否认过期使用费对双方协议有可能造成的危害。而后,在Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979)中,最高院澄清,专利法允许无限期的专利使用费,只要专利权最后没有被确定。Aronson一案中,当事人双方同意收取5%的使用费,但如果专利权申请在五年之内没有被批准,那么专利使用费将减少到2.5%。在这两种情况中,都推定双方解决了知识产权特定价值的问题。
2. 华盛顿州就雇佣关系的特别规定
当发明者在被雇佣的期间内发明了一项专利,发明者和雇佣者谁可以基于公平原则获得专利所有权?任何一方都有有力的案件予以支持,到最后,问题变成了如何才能最好地衡量发明者和雇佣者之间的关系。基于二者之间的关系,华盛顿州发展出其一般规则,即允许发明者保留对发明专利的专利权除非以下情况发生:
• 发明者在雇佣合同中转让了他对发明的权利;
• 发明者被雇佣是因为其发明创造的技能,或雇佣目的在于发明这项专利。
在双方关系不符合上述条件的情况下,雇佣者不拥有所有权,但是拥有对专利有限的使用权(也被称为利益分享权),(在这种情况下)雇佣者不用再为使用权支付对价,因为(法院)推定专利的发明使用了公司的资源。利益分享权在下文中有更加详细的论述。雇佣关系中的实际情况决定了专利的所有权问题以及是否存在专利权争议的问题,这些问题会决定是否能够依法授予专利许可。每一种情况都要基于其事实情况去分析。
一个谨慎的雇佣者通常会在雇佣合同中(同被雇佣者)约定这一问题,而不是放任由事实推断双方之间的关系。有一些雇佣合同中有相关条文要求员工转让其发明的所有专利。因为这些雇佣合同是在员工发明专利之前签订的,它们有时被称为预先发明转让协议。无论是雇佣者还是被雇佣者,都应该仔细审核雇佣合同(或者双方有可能执行的其他协议),留意其中是否包含预先发明转让条款。这些条款也有可能存在于员工手册或其他员工政策指引中;员工手册里的这些条款通常被认为和明示的合同一样,是具有法律效力的。拒绝旅行合同或被雇佣者试图申请执照、专利,或出售发明都是违反雇佣合同的。雇佣者可以因此而起诉被雇佣者违反雇佣合同。如果(法院认为)雇佣合同有效,雇佣者赢得了诉讼,那么背信弃义的被雇佣者将会承担赔偿责任,并丧失对发明的权利。
根据华盛顿雇佣法规定,雇佣者应当书面告知员工其受让员工发明的权利的法律规定(华盛顿修正法注释§§ 49.44.140, 49.44.150)。如果雇佣者没有旅行告知义务,那么(发明的)转让就不能强制执行。依照法律规定,雇佣者需要充分告知职工以下限制:雇佣者需要在合同订立时,书面告知员工合同不适用于被归入本章例外情形的发明。
虽然告知相关法律规定是可取的,但告知的最理想时间是在公开转让协议时,而非签署(协议)时。一种比较普遍的告知方式是直接提供一份成文法的副本。接着,需要有一份关于责任的申明:被雇佣者需要承担关于发明符合本章规定的举证责任。
这份申明提供了被雇佣者在诉讼纠纷中的法律策略。一般推定公司拥有(专利的)所有算,除非成文法中的例外情况发生。华盛顿州进一步增加了以下责任:即便被雇佣者满足了本章所要求的举证责任,被雇佣者也需要在被雇佣时或之后公开其所研发的所有发明,以便确定雇佣者和被雇佣者对于发明物的权利。
虽然在被雇佣过程中公开个人发明很常见,但这一附随的条款没有任何的时间限制。在华盛顿之外的其他州,合同的起草者有权决定是否采用附随条款,并且这一条款可以更改和协商。
即便在没有雇佣合同的情况下,雇佣者仍能依照“雇佣发明”条款对发明者的专利享有权利。如果雇佣者因为发明人的发明或设计技能而雇用他,或者发明人被雇用来创造某项发明物,那么雇用单位对你接下来的发明享有所有的权利。这一条款从最高院的判决延伸而来——“任何人若被雇用来作出某项发明并在提供该服务的期间成功完成这项任务,那么他就有义务将其获得的任何专利转让给他的雇佣者。”在一个关于焊接涡轮机引擎的案件中,被雇佣者花费了其70%的工作时间这个计划的发明上,并使用了雇佣单位的资源,即其材料和工具。完成时,员工告知了用人单位其在发明完成过程中的角色。所有的这些因素,特别是最后一项,在法院依照“雇佣发明”条款支持雇佣者权利的判决中起到了至关重要的作用。
尽管存在“雇佣发明”条款,大多数的公司还是更倾向于使用预先发明转让协议这样的书面协议,因其比默示的合同更加可靠也更容易执行。
即便在一些情况中,雇佣者对员工的发明没有所有权,它依旧具有专利的利益分享权,即能在不独占、不转让、不缴费的基础上使用(专利)。利益分享权让雇佣者有权在不承担侵权责任的情况下免费使用其员工发明的专利。此外,雇佣者还对发明具有不独占、不转让、不缴费的使用许可。这项权利是基于推断的雇佣者为发明提供了材料、时间及工具。在决定雇佣者是否具有利益分享权时,以下因素将被考虑进去:
• 雇佣者和被雇佣者之间关系的合同性质;
• 被雇佣者是否同意雇佣者使用其发明;
• 被雇佣者是否曾经引诱、默认或帮助雇佣者使用其发明。
通常来说,如果雇佣者为其员工的发明通过为其发工资,提供材料、工具和工作地点的方式提供资金支持,那么雇佣者就对该发明拥有利益分享权。其他重要的因素包括被雇佣者同意、默许、引诱或帮助雇佣者无偿无限制使用其发明。尽管雇佣者具有利益分享权,被雇佣者仍保留着对专利完整的所有权,并可颁发(使用)许可或者甚至将专利转让给第三人。但是,即便专利被转让给第三方,原来的雇佣者也保留着对专利的利益分享权。
如果被雇佣的发明人是雇佣者的公司管理人员,那么其所有权就更容易转让给公司所有。公司的管理人员具有特殊的义务(被称为诚信义务)。至少有一个州法院认为公司管理人员有诚信义务将其在雇佣期间创造的发明转让给他的雇佣者。
对于独立承包人的规定与普通雇佣者的有所不同,正如雇佣关系与独立合同关系不同一样。例如,上文中所探讨的华盛顿法对于转让发明的限制就不适用于独立承包人;它们只适用于雇佣者,因为独立承包人对工作地点、方式、履行合同义务的方式都有更大的控制权。因为这个原因,(双方所订立的)合同被认为是经过了充分的协商并更能反映出双方对于转让范围及性质的意愿。
由于独立合同被认为更加公平,一般没有州法愿意承认或支持通过不道德的或欺诈手段获得的转让。在具备充分的事实基础的情况下,华盛顿雇佣法会推翻通过欺诈手段获取的转让。利益分享权并不一定局限于雇佣和被雇佣的关系中。当独立承包人使用公司资源时,公司同样对发明具有利益分享权。如果没有关于无歧义的所有权的明示条款,事实情况将起到决定性作用。只有在仔细拟定的雇佣合同中明确权利才能保证雇佣者和被雇佣者的期望得以实现。
3. 华盛顿雇佣合同起草指南
对于雇佣者:
• 雇佣者若想获得关心员工发明的知识产权所有权,则应在雇佣合同中加入转让条款:被雇佣者同意将所有“工作成果”,无论构想中的还是付诸实践的,无论是独立完成还是与他人合作完成的,只要是在工作过程中与雇佣者有关的商业活动或研究成果排他地转让给雇佣者。“工作成果”包括但不仅限于特定员工有可能进行的工作,包括发明、计划、技术、开发、发现以及实验进度。合同应当特别注明,除了一般的工作成果,雇佣者还独占所有的副本、(发明的)改进、权利及主张、任何有形的(发明的)表现形式,以及专利权、著作权、商标权,或者其他全球范围内与之相关的知识产权。
• 转让条款应明确注明被雇佣者转让(而非仅仅同意日后转让)其在工作日任何时间段所提出的构想或付诸实践的工作成果,以及与雇佣者商业业务或研究有关,但未使用雇佣者资源创造出的工作成果。
• 若雇佣者就员工的发明寻求最大程度的所有权,则雇佣者应当引用相关州法并特别注明员工转让其不为法律所禁止的所有发明。但是,仅仅申明合同不覆盖为华盛顿法所禁止的发明并不足以影响最大程度的转让。
• 在华盛顿州类型的成文法下订立的合同应当包含告知被雇佣者其成文法权利的条款。
• 在遵循华盛顿模式的州内主张违反转让协议的律师应当概括四个成文法要素,并关注比较宽泛的那个因素,即发明与雇佣者的商业活动具有联系。
• 转让协议应当特别包含转让发明中的“想法”,如果符合当事人的意愿。如果没有明确界定转让的发明,那么法院就会考虑外部证据,例如行业惯例,来解释合同中的含混之处。
对于被雇佣者:
• 被雇佣者应当主张在预先发明转让协议中转让少于州法所允许的最大权利。例如,转让条款129。其内容是从员工保密与专有权利协议里摘取过来的,它可以排除与雇佣者商业业务相关但在被雇佣者工作范围之外所创造的发明(例如,维护操控系统的微软工程师将游戏开发作为爱好的)。
• 如果被雇佣者受转让合同的制约,那么他应在下班时间进行发明,并且避免使用雇佣者的资源或机密。具体来说,发明者应当避免使用公司电脑或者其他设备进行研究、传达信息或记录想法。即便不使用雇佣者的资源,与雇佣者业务(扩大解释)相关的发明或在职工工作过程中创造的发明都是可以转让的。
• 即便被雇佣者的转让合同在华盛顿类型的成文法下将所有发明转让给了雇佣者,律师也可以关注合同的明确程度,而非成文法的要素,以使合同无效,或者基于合同法原则例如缺乏对价(来推翻合同)。
4. 华盛顿州就信息技术的特别规定
虽然最近关于著作权保护及反盗版的讨论集中在支持反网络盗版法以及知识产权保护法上,其他的一些州也加入了争论当中,特别是对于破坏正当竞争的盗用和侵占知识产权的领域。在华盛顿州境内,许多城市的经济发展依赖于信息技术的开发,特别是作为微软所在地,对于相关领域的保护需求十分迫切。至少有39个州请求联邦商务委员会(FTC)将盗用或侵占知识产权界定为FTC法案第五章节下的不当竞争;其他一些州则颁布了新的成文法或修改了消费者权益保护法,以明文界定盗版为不正当竞争。例如,路易斯安那州在2010年制定的法律规定,在路易斯安那州销售或提供使用盗用信息技术(包括盗版软件)而生产或研发的产品或服务是非法行为。见La. Rev. Stat. Ann. § 51:1427。
2011年7月,华盛顿州制定了窃取或盗用信息技术法。这项法案的独特之处在于它将在华盛顿州内试图销售使用盗用信息技术生产的产品的行为非法化,以此修改已经存在的不正当竞争法。见Wash. Rev. Code § 19.330。该法案为直接的制造商以及第三方零售商或分销商设定了民事责任。(同时)该法案也设定了安全港原则以及抗辩理由,公司可通过采用救济性措施以停止使用盗用或侵占的信息技术,并以此规避民事责任。尽管法律为任何在华盛顿州内销售违禁商品的公司设立了直接责任,在这诸多被告中很有可能也包含了与使用盗用或侵占信息技术的外国制造商订立合同的当事人。
该法案将诉讼资格仅限于华盛顿的州检察长;或者作为违法制造商竞争者的私人主体,如果被盗用的信息技术价值超过2万美金,并且该竞争者:(1)生产的产品与盗用信息技术的制造商生产的产品有直接的竞争关系;(2)本身并不使用盗用的信息技术;(3)试图在华盛顿州境内销售竞争商品。显然,该法案并不想涉及分销产品有限的当事人之间的诉讼纠纷。
立法者意在将司法资源用于极端恶劣的盗用案中。信息技术的所有权人必须向信息技术的非法使用者递交包含关于被盗用信息技术、牵连产品、违反的法律以及支持其主张的证据的书面通知。这项要求是本司法管辖区的特别要求,在没有告知的情况下,无论是华盛顿州检察长还是个人都不能提起诉讼。在告知的同时,使用者有机会采取救济性措施,例如获取适当执照或者申明其所使用的信息技术并非盗用或侵占。案件的提请受到很大的限制。
紧接着,原告可以向直接违法者提起诉讼——针对于被侵权产品的对物之诉,或者针对于与之相关的第三方分销商或零售商的诉讼。直接的违法者将面临金钱赔偿或者要求停止销售违禁品的禁止令。如果原告寻求禁令性救济,则他必须陈述存在“实质上的竞争损害”,成文法将其定义为违禁品与与之直接竞争的合法商品之间的零售差价多余3%。如果存在超过实际的直接损失或等同于被盗用信息技术价值的法定损失,则金钱损害赔偿会予以支持;对于“故意的”违法,法院将支持三倍的赔偿。此外,法律还支持诉讼成本和律师费用。
如果法院对于直接违法者没有属人管辖权,那么法院可以在提前90天通知占有违禁品的人后针对产品进行对物之诉。为了防止被扣押物因扣押而被损坏,产品的购买方可以提供等价于被盗用的信息技术或者2.5万美金的担保,看哪种数额更少。担保应在90天告知期间内提出。扣押令就会解除对货物的限制,转而扣押担保。
最后,如果原告不能从直接违法者或在对物之诉中获得赔偿,那么法律允许其起诉与被告制造商有合同关系的第三方零售商或分销商处获得等价于被盗用的信息技术或者25万美金的担保,看哪种数额更少。损害赔偿只有在第三方出售了违禁品或信息盗用技术者创造了等同于或超过最终产品价值30%的价值时才会得以支持。该法案通过保护信息技术免受恶劣盗用者侵害,将华盛顿州变成了信息技术产品加工的理想市场。
• 存在争议的想法必须是“新颖和切实可行的”;
• 当事人之间必须就想法的移交达成明示或默示的合同;
• 受让人实际使用了这个想法。
于1944年判决的Yadkoe v. Fields一案是对于提供想法的进一步阐述。(本案中)原告创作了一些短剧和戏剧剧本,提交给喜剧演员W.C. Fields参考。之后,Fields将一部分的材料用于了电影拍摄并用于其若干个广播节目。陪审团支持了原告诉求并基于(被告)所使用的材料支持了原告请求的赔偿。该诉讼基于“默示合同”达成了最后的结果,但在上诉过程中,法庭认为这实际上是一个“明示合同”案件,因为在Fields先生写给原告的感谢信中他表示如果材料有利用价值,则他愿意支付对价。法庭在庭审过程中将原告的“想法”视为其“财产”,正如这是一个著作权的案件一样。(严格来说,法庭应当原告的权利视为著作权因为它以书面形式加以明确了。)
最终,上诉法院认可了陪审团支持原告的决定。尽管法庭混淆了它所适用的理论,但至少它合理地指出作为明示合同标的的“想法”应当加以保护。这一案件为20世纪50年代的司法实践奠定了基础,在此期间加州最高法院开始采用想法保护理论,至今仍是适用最广的理论。在任何合同或准合同审核的案件中,法院都会采用以上阐述的三个要件承认作为合同法标的想法的基础。因此,所有一般合同所要求的(合意、对价、法律标的、具有民事行为能力的当事人等)都需要在庭审过程中证明,以便法庭可基于合同法承认著作权权益。
在华盛顿州,提供想法的理论不适用于想法不足以形成有形产物的情况。实际上,在“公共版权”(非盈利版权)的运动中,特别是互联网服务提供者及其电子游戏领域,人们主张重新回到较为明确的标准,即在没有承认的著作权之前,不承认任何形式的权益。著作权法案并不保护思想观点;它只保护想法得以明确表达的情况。从另一个角度说,想法“就像空气一样自由”,除非在一些特定的为法律所承认的关系中,它并不受保护。这条规则的在适用具有一定难度;想法何时终止,其表现形式何时开始,这一点通常难以界定。和加州不一样的是,华盛顿州并没有像Fields案这样的司法先例承认递交想法过程中的法律权利。只有涉及到著作权的材料才会在华盛顿州判例法体系中予以考量。
在实践中,一旦著作权得以证明,诉讼的决定性因素是(著作)相似性的程度具有多大的说服力。一个成功的著作权案例要求相似性程度极高,以说服陪审团原告的所有创作或者至少其中很大一部分被抄袭了。即便(有些情况中)相似性在量上并不多,但诉讼仍可以基于相似性在质上具有举足轻重的地位加以充分的合同对价而胜诉。从概念上说,单一的实质性的相似点可以导致默示合同的违约,虽然在这种情况下陪审团可能只会支持适度的赔偿。自然而然的,法庭会基于双方当事人的关系适用该理论。
虽然著作权领域是想法递交案件的“枯井”,但这些案件在发明领域十分活跃。
想象一下这样一个场景:发明家Mike对于提高司机们的驾驶体验有一个十分好的想法,他想在方向盘上加入一个功能以帮助感知司机的警觉程度。当方向盘感知司机没有集中注意时,警示灯会自动亮起,建议司机靠边停车。Mike想到了一个能实现这一功能的装置,但是他完全不知道如何建立雏形,在没有专业工程师的帮助下,他甚至不知道如何为这个装置画草图。因此,他将这个想法告诉了他的朋友,Charlie,一个受雇于优秀汽车加工企业的高级工程师。Mike认为他应该告诉Charlie关于这个设备并亲耳听到“行家”告诉他他的想法有多棒。(在这种情况下)什么能阻止Charlie在听到Mike描述后根据自己丰富的经验画出设计图,并将其作为自己的成果在市场上加以推广?答案不是知识产权法,因为想法还不受保护。如果还存在任何可以保护想法的基本原则,那便是合同法。
需要注意的是,合同有可能是明示的或者默示的。默示的合同存在于当事人从未明确地就知识产权财产的移交达成协议,但实际情况显示存在某种非正式协议。因此,在上述的案例中,如果Mike告诉Charlie他的想法以及如何制作它,则法院可以推断出Mike和Charlie之间存在分享盈利的默示合同,即便Mike难以证明合同的实际存在。在华盛顿州的法院,Mike很有可能需要证明存在比上述举例更加具体的协议。根据专利法,只有在Charlie将(Mike的)想法用于解决Mike向他所提出的实际问题时,专利法保护才能够适用。在没有合同或准合同证明Mike所分享的内容是合伙或合资的基础的情况下,华盛顿州法院会一致支持Charlie。通常地,如果一个人在发明者同意的情况下使用他的发明,并且发明者对收到对价有合理期待,那么法院会推断二人之间存在默示合同。见United States v. Palmer, 128 U.S. 262 (1888)。
1. 华盛顿州承认侵占知识产权为侵权
同样地,法院也会采用侵权法中的“侵占”来要求履行不受知识产权法保护的知识产权权益。盗用侵权发生在一方当事人创造了为另一方当事人用于商业用途的工作成果(通常是信息)并且满足以下要素时:
• 信息是由“被害”一方当事人以其花费收集的;
• 信息具有时效性;
• 另一方当事人使用该信息构成了“搭便车”;
• 使用信息的一方与创造工作成果或服务的一方构成了直接的竞争;
• 另一方当事人“搭便车”的行为减少了其在最一开始获取信息的动机。
特别是在华盛顿州内,当想法作为物品但不足以上升到受联邦知识产权法保护时,就没有支撑有效合同的对价。这个观点可拓展至联邦第九巡回法院上诉法院的案例,该案中法院拒绝执行混合的知识产权协议——即涉及到专利权、商业机密及其他知识产权的协议——这份协议中规定了专利过期后仍需就这一系列的权利缴纳专利使用费。法院在Kimble v. Marvel Enterprises Inc., No. 11-15605 (9th Cir. July 16, 2013)中发现自己受最高院在Brullote v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)中判决的约束,即在专利权过期后依旧收取专利权使用费的行为是“当然违法的”。第九巡回法院像其他法院一样批判了Brullote一案,认为将Brullote的规则适用于混合协议将使得协议的价值少于双方在订立合同时对合同价值的估计。在合同中缺少“专利权使用费会因为专利权的消失而有所减少”(这样的条款时),即便“专利权的作用逐渐减少”,第九巡回法院感到自己被强制阻止继续收取专利权使用费的权利。
最高院在Brullote一案中判决在专利权过期后依旧收取使用费的行为是违法的,将专利垄断结束后收取使用费的行为视为不被允许的。最高院否认了有关将(专利权)过期使用费视为过期前收取费用的延续,法院拒绝推断双方的真实意愿,以及否认过期使用费对双方协议有可能造成的危害。而后,在Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979)中,最高院澄清,专利法允许无限期的专利使用费,只要专利权最后没有被确定。Aronson一案中,当事人双方同意收取5%的使用费,但如果专利权申请在五年之内没有被批准,那么专利使用费将减少到2.5%。在这两种情况中,都推定双方解决了知识产权特定价值的问题。
2. 华盛顿州就雇佣关系的特别规定
当发明者在被雇佣的期间内发明了一项专利,发明者和雇佣者谁可以基于公平原则获得专利所有权?任何一方都有有力的案件予以支持,到最后,问题变成了如何才能最好地衡量发明者和雇佣者之间的关系。基于二者之间的关系,华盛顿州发展出其一般规则,即允许发明者保留对发明专利的专利权除非以下情况发生:
• 发明者在雇佣合同中转让了他对发明的权利;
• 发明者被雇佣是因为其发明创造的技能,或雇佣目的在于发明这项专利。
在双方关系不符合上述条件的情况下,雇佣者不拥有所有权,但是拥有对专利有限的使用权(也被称为利益分享权),(在这种情况下)雇佣者不用再为使用权支付对价,因为(法院)推定专利的发明使用了公司的资源。利益分享权在下文中有更加详细的论述。雇佣关系中的实际情况决定了专利的所有权问题以及是否存在专利权争议的问题,这些问题会决定是否能够依法授予专利许可。每一种情况都要基于其事实情况去分析。
一个谨慎的雇佣者通常会在雇佣合同中(同被雇佣者)约定这一问题,而不是放任由事实推断双方之间的关系。有一些雇佣合同中有相关条文要求员工转让其发明的所有专利。因为这些雇佣合同是在员工发明专利之前签订的,它们有时被称为预先发明转让协议。无论是雇佣者还是被雇佣者,都应该仔细审核雇佣合同(或者双方有可能执行的其他协议),留意其中是否包含预先发明转让条款。这些条款也有可能存在于员工手册或其他员工政策指引中;员工手册里的这些条款通常被认为和明示的合同一样,是具有法律效力的。拒绝旅行合同或被雇佣者试图申请执照、专利,或出售发明都是违反雇佣合同的。雇佣者可以因此而起诉被雇佣者违反雇佣合同。如果(法院认为)雇佣合同有效,雇佣者赢得了诉讼,那么背信弃义的被雇佣者将会承担赔偿责任,并丧失对发明的权利。
根据华盛顿雇佣法规定,雇佣者应当书面告知员工其受让员工发明的权利的法律规定(华盛顿修正法注释§§ 49.44.140, 49.44.150)。如果雇佣者没有旅行告知义务,那么(发明的)转让就不能强制执行。依照法律规定,雇佣者需要充分告知职工以下限制:雇佣者需要在合同订立时,书面告知员工合同不适用于被归入本章例外情形的发明。
虽然告知相关法律规定是可取的,但告知的最理想时间是在公开转让协议时,而非签署(协议)时。一种比较普遍的告知方式是直接提供一份成文法的副本。接着,需要有一份关于责任的申明:被雇佣者需要承担关于发明符合本章规定的举证责任。
这份申明提供了被雇佣者在诉讼纠纷中的法律策略。一般推定公司拥有(专利的)所有算,除非成文法中的例外情况发生。华盛顿州进一步增加了以下责任:即便被雇佣者满足了本章所要求的举证责任,被雇佣者也需要在被雇佣时或之后公开其所研发的所有发明,以便确定雇佣者和被雇佣者对于发明物的权利。
虽然在被雇佣过程中公开个人发明很常见,但这一附随的条款没有任何的时间限制。在华盛顿之外的其他州,合同的起草者有权决定是否采用附随条款,并且这一条款可以更改和协商。
即便在没有雇佣合同的情况下,雇佣者仍能依照“雇佣发明”条款对发明者的专利享有权利。如果雇佣者因为发明人的发明或设计技能而雇用他,或者发明人被雇用来创造某项发明物,那么雇用单位对你接下来的发明享有所有的权利。这一条款从最高院的判决延伸而来——“任何人若被雇用来作出某项发明并在提供该服务的期间成功完成这项任务,那么他就有义务将其获得的任何专利转让给他的雇佣者。”在一个关于焊接涡轮机引擎的案件中,被雇佣者花费了其70%的工作时间这个计划的发明上,并使用了雇佣单位的资源,即其材料和工具。完成时,员工告知了用人单位其在发明完成过程中的角色。所有的这些因素,特别是最后一项,在法院依照“雇佣发明”条款支持雇佣者权利的判决中起到了至关重要的作用。
尽管存在“雇佣发明”条款,大多数的公司还是更倾向于使用预先发明转让协议这样的书面协议,因其比默示的合同更加可靠也更容易执行。
即便在一些情况中,雇佣者对员工的发明没有所有权,它依旧具有专利的利益分享权,即能在不独占、不转让、不缴费的基础上使用(专利)。利益分享权让雇佣者有权在不承担侵权责任的情况下免费使用其员工发明的专利。此外,雇佣者还对发明具有不独占、不转让、不缴费的使用许可。这项权利是基于推断的雇佣者为发明提供了材料、时间及工具。在决定雇佣者是否具有利益分享权时,以下因素将被考虑进去:
• 雇佣者和被雇佣者之间关系的合同性质;
• 被雇佣者是否同意雇佣者使用其发明;
• 被雇佣者是否曾经引诱、默认或帮助雇佣者使用其发明。
通常来说,如果雇佣者为其员工的发明通过为其发工资,提供材料、工具和工作地点的方式提供资金支持,那么雇佣者就对该发明拥有利益分享权。其他重要的因素包括被雇佣者同意、默许、引诱或帮助雇佣者无偿无限制使用其发明。尽管雇佣者具有利益分享权,被雇佣者仍保留着对专利完整的所有权,并可颁发(使用)许可或者甚至将专利转让给第三人。但是,即便专利被转让给第三方,原来的雇佣者也保留着对专利的利益分享权。
如果被雇佣的发明人是雇佣者的公司管理人员,那么其所有权就更容易转让给公司所有。公司的管理人员具有特殊的义务(被称为诚信义务)。至少有一个州法院认为公司管理人员有诚信义务将其在雇佣期间创造的发明转让给他的雇佣者。
对于独立承包人的规定与普通雇佣者的有所不同,正如雇佣关系与独立合同关系不同一样。例如,上文中所探讨的华盛顿法对于转让发明的限制就不适用于独立承包人;它们只适用于雇佣者,因为独立承包人对工作地点、方式、履行合同义务的方式都有更大的控制权。因为这个原因,(双方所订立的)合同被认为是经过了充分的协商并更能反映出双方对于转让范围及性质的意愿。
由于独立合同被认为更加公平,一般没有州法愿意承认或支持通过不道德的或欺诈手段获得的转让。在具备充分的事实基础的情况下,华盛顿雇佣法会推翻通过欺诈手段获取的转让。利益分享权并不一定局限于雇佣和被雇佣的关系中。当独立承包人使用公司资源时,公司同样对发明具有利益分享权。如果没有关于无歧义的所有权的明示条款,事实情况将起到决定性作用。只有在仔细拟定的雇佣合同中明确权利才能保证雇佣者和被雇佣者的期望得以实现。
3. 华盛顿雇佣合同起草指南
对于雇佣者:
• 雇佣者若想获得关心员工发明的知识产权所有权,则应在雇佣合同中加入转让条款:被雇佣者同意将所有“工作成果”,无论构想中的还是付诸实践的,无论是独立完成还是与他人合作完成的,只要是在工作过程中与雇佣者有关的商业活动或研究成果排他地转让给雇佣者。“工作成果”包括但不仅限于特定员工有可能进行的工作,包括发明、计划、技术、开发、发现以及实验进度。合同应当特别注明,除了一般的工作成果,雇佣者还独占所有的副本、(发明的)改进、权利及主张、任何有形的(发明的)表现形式,以及专利权、著作权、商标权,或者其他全球范围内与之相关的知识产权。
• 转让条款应明确注明被雇佣者转让(而非仅仅同意日后转让)其在工作日任何时间段所提出的构想或付诸实践的工作成果,以及与雇佣者商业业务或研究有关,但未使用雇佣者资源创造出的工作成果。
• 若雇佣者就员工的发明寻求最大程度的所有权,则雇佣者应当引用相关州法并特别注明员工转让其不为法律所禁止的所有发明。但是,仅仅申明合同不覆盖为华盛顿法所禁止的发明并不足以影响最大程度的转让。
• 在华盛顿州类型的成文法下订立的合同应当包含告知被雇佣者其成文法权利的条款。
• 在遵循华盛顿模式的州内主张违反转让协议的律师应当概括四个成文法要素,并关注比较宽泛的那个因素,即发明与雇佣者的商业活动具有联系。
• 转让协议应当特别包含转让发明中的“想法”,如果符合当事人的意愿。如果没有明确界定转让的发明,那么法院就会考虑外部证据,例如行业惯例,来解释合同中的含混之处。
对于被雇佣者:
• 被雇佣者应当主张在预先发明转让协议中转让少于州法所允许的最大权利。例如,转让条款129。其内容是从员工保密与专有权利协议里摘取过来的,它可以排除与雇佣者商业业务相关但在被雇佣者工作范围之外所创造的发明(例如,维护操控系统的微软工程师将游戏开发作为爱好的)。
• 如果被雇佣者受转让合同的制约,那么他应在下班时间进行发明,并且避免使用雇佣者的资源或机密。具体来说,发明者应当避免使用公司电脑或者其他设备进行研究、传达信息或记录想法。即便不使用雇佣者的资源,与雇佣者业务(扩大解释)相关的发明或在职工工作过程中创造的发明都是可以转让的。
• 即便被雇佣者的转让合同在华盛顿类型的成文法下将所有发明转让给了雇佣者,律师也可以关注合同的明确程度,而非成文法的要素,以使合同无效,或者基于合同法原则例如缺乏对价(来推翻合同)。
4. 华盛顿州就信息技术的特别规定
虽然最近关于著作权保护及反盗版的讨论集中在支持反网络盗版法以及知识产权保护法上,其他的一些州也加入了争论当中,特别是对于破坏正当竞争的盗用和侵占知识产权的领域。在华盛顿州境内,许多城市的经济发展依赖于信息技术的开发,特别是作为微软所在地,对于相关领域的保护需求十分迫切。至少有39个州请求联邦商务委员会(FTC)将盗用或侵占知识产权界定为FTC法案第五章节下的不当竞争;其他一些州则颁布了新的成文法或修改了消费者权益保护法,以明文界定盗版为不正当竞争。例如,路易斯安那州在2010年制定的法律规定,在路易斯安那州销售或提供使用盗用信息技术(包括盗版软件)而生产或研发的产品或服务是非法行为。见La. Rev. Stat. Ann. § 51:1427。
2011年7月,华盛顿州制定了窃取或盗用信息技术法。这项法案的独特之处在于它将在华盛顿州内试图销售使用盗用信息技术生产的产品的行为非法化,以此修改已经存在的不正当竞争法。见Wash. Rev. Code § 19.330。该法案为直接的制造商以及第三方零售商或分销商设定了民事责任。(同时)该法案也设定了安全港原则以及抗辩理由,公司可通过采用救济性措施以停止使用盗用或侵占的信息技术,并以此规避民事责任。尽管法律为任何在华盛顿州内销售违禁商品的公司设立了直接责任,在这诸多被告中很有可能也包含了与使用盗用或侵占信息技术的外国制造商订立合同的当事人。
该法案将诉讼资格仅限于华盛顿的州检察长;或者作为违法制造商竞争者的私人主体,如果被盗用的信息技术价值超过2万美金,并且该竞争者:(1)生产的产品与盗用信息技术的制造商生产的产品有直接的竞争关系;(2)本身并不使用盗用的信息技术;(3)试图在华盛顿州境内销售竞争商品。显然,该法案并不想涉及分销产品有限的当事人之间的诉讼纠纷。
立法者意在将司法资源用于极端恶劣的盗用案中。信息技术的所有权人必须向信息技术的非法使用者递交包含关于被盗用信息技术、牵连产品、违反的法律以及支持其主张的证据的书面通知。这项要求是本司法管辖区的特别要求,在没有告知的情况下,无论是华盛顿州检察长还是个人都不能提起诉讼。在告知的同时,使用者有机会采取救济性措施,例如获取适当执照或者申明其所使用的信息技术并非盗用或侵占。案件的提请受到很大的限制。
紧接着,原告可以向直接违法者提起诉讼——针对于被侵权产品的对物之诉,或者针对于与之相关的第三方分销商或零售商的诉讼。直接的违法者将面临金钱赔偿或者要求停止销售违禁品的禁止令。如果原告寻求禁令性救济,则他必须陈述存在“实质上的竞争损害”,成文法将其定义为违禁品与与之直接竞争的合法商品之间的零售差价多余3%。如果存在超过实际的直接损失或等同于被盗用信息技术价值的法定损失,则金钱损害赔偿会予以支持;对于“故意的”违法,法院将支持三倍的赔偿。此外,法律还支持诉讼成本和律师费用。
如果法院对于直接违法者没有属人管辖权,那么法院可以在提前90天通知占有违禁品的人后针对产品进行对物之诉。为了防止被扣押物因扣押而被损坏,产品的购买方可以提供等价于被盗用的信息技术或者2.5万美金的担保,看哪种数额更少。担保应在90天告知期间内提出。扣押令就会解除对货物的限制,转而扣押担保。
最后,如果原告不能从直接违法者或在对物之诉中获得赔偿,那么法律允许其起诉与被告制造商有合同关系的第三方零售商或分销商处获得等价于被盗用的信息技术或者25万美金的担保,看哪种数额更少。损害赔偿只有在第三方出售了违禁品或信息盗用技术者创造了等同于或超过最终产品价值30%的价值时才会得以支持。该法案通过保护信息技术免受恶劣盗用者侵害,将华盛顿州变成了信息技术产品加工的理想市场。